- Il valore della perizia giurata
- Per ogni asset il suo perito tecnico
- Il modello tradizionale: l’esperto tecnico per l’IP “tecnica”
- Gli asset “orfani”: quando la valutazione è giuridica
- L’avvocato IP come perito di sintesi
- Conclusioni
1. Il valore della perizia giurata
Nel contesto della proprietà intellettuale (IP), la valutazione degli asset assume un’importanza cruciale in molti ambiti.
Che si tratti di una operazione straordinaria nella vita di una azienda, come un’operazione di M&A, della partecipazione a una procedura di assegnazione, ad esempio di un appalto o di fondi pubblici, o della definizione (stragiudiziale o giudiziale) di un contenzioso, una valutazione precisa e verificata del valore di uno o più asset immateriali è spesso ciò che fa la differenza fra il successo e il fallimento.
In questi scenari, la perizia giurata costituisce lo strumento fondamentale per la realizzazione di questa valutazione e, soprattutto, per fornire a questa il necessario grado di autorevolezza.
Una perizia giurata, quindi, diventa lo strumento necessario per raggiungere l’obiettivo che l’azienda si è posta, e realizzare il relativo guadagno, o per risolvere un problema, ed evitare il relativo danno.
2. Per ogni asset il suo perito tecnico
Tuttavia, la natura eterogenea dei diritti di proprietà intellettuale pone una questione fondamentale: chi è il professionista più qualificato per redigere una perizia su un determinato asset? Se per alcune categorie di beni IP la risposta è immediata, per altre emerge una “zona grigia” in cui l’individuazione di una figura professionale di riferimento non è scontata.
3. Il modello tradizionale: l’esperto tecnico per l’IP “tecnica”
Per una vasta categoria di diritti di proprietà industriale, l’identificazione del perito è relativamente semplice. Si tratta di asset la cui valutazione richiede competenze prettamente tecniche o scientifiche.
L’esempio più immediato è quello del brevetto per invenzione industriale, dove il tecnico di riferimento è l’ingegnere, possibilmente anche mandatario brevettuale, la cui formazione copre il campo della tecnica in cui ricade l’invenzione oggetto di brevetto.
Lo stesso ragionamento può essere fatto per altri diritti di proprietà industriale. Come i marchi, il cui tecnico di riferimento è il mandatario marchi.
Questo approccio ricalca quello più ampio per cui il tecnico peritale deputato a una specifica materia è il professionista che opera in quella materia, ad esempio l’architetto per una perizia architettonica, all’interno di un quadro di competenze tecniche consolidato.
4. Gli asset “orfani”: quando la valutazione è giuridica
Non tutti gli asset di proprietà intellettuale, tuttavia, si prestano a una valutazione puramente tecnica né possono contare sull’esistenza di chiari esperti del settore.
Esistono numerose creazioni dell’ingegno e segni distintivi la cui proteggibilità e il cui valore discendono da valutazioni più giuridiche che tecniche e/o per le quali non è possibile individuare un tecnico di riferimento.
Si pensi al caso di asset anche molto tecnici ma il cui valore discende da considerazioni prevalentemente giuridiche, come il know how, un database o un marchio di fatto.
Si pensi, anche, al caso di asset che non hanno immediati tecnici di riferimento, come una sceneggiatura televisiva, un format o un layout.
L’approccio del perito chiamato a valutare questi asset è un approccio in primo luogo legale, che indaghi il grado di protezione legale cui l’asset può accedere in ragione delle sue caratteristiche, e solo in secondo luoco tecnico-economico.
È perciò importante che il perito sia un tecnico che, prima di qualsiasi altra sua eventuale specializzazione, sappia muoversi all’interno delle norme e dell’interpretazione giurisprudenziale delle stesse.
Con riferimento a questi asset, quindi, il tecnico “esperto della materia” più vicino è il giurista.
5. L’avvocato IP come perito di sintesi
In queste “zone grigie”, pertanto, l’avvocato specializzato in proprietà intellettuale emerge come il professionista più qualificato per redigere una perizia. La sua competenza non risiede in una specifica disciplina tecnica, ma nella capacità di analizzare un asset alla luce dei requisiti legali per la sua protezione e del suo posizionamento nel mercato.
Difatti, quando la qualificazione di un bene come “opera dell’ingegno” o la sussistenza dei requisiti di proteggibilità costituisce l’antecedente logico-giuridico di una pretesa, l’analisi richiesta è intrinsecamente legale e l’avvocato esperto di IP possiede la “diligenza qualificata” necessaria per navigare l’intersezione tra i fatti (le caratteristiche dell’asset) e il diritto (le condizioni per la sua tutela).
L’avvocato può quindi, ad esempio, valutare la forza di un marchio non registrato analizzando le prove d’uso, la percezione del pubblico e il rischio di confusione; può determinare l’originalità di una sceneggiatura confrontandola con opere anteriori e applicando i criteri elaborati dalla giurisprudenza; può definire il perimetro di un segreto commerciale e la sua violazione.
6. Conclusioni
In conclusione, se è vero che per gli asset a forte connotazione tecnologica il perito tecnico è insostituibile, è altrettanto vero che il panorama della proprietà intellettuale è popolato da beni “orfani” di una figura peritale tecnica di riferimento.
Per questi asset, la cui esistenza e valore sono definiti da parametri soprattutto legali, l’avvocato esperto di IP non è solo una scelta possibile, ma la più logica e appropriata.
Agendo come perito, egli fornisce quella sintesi tra analisi fattuale e interpretazione giuridica indispensabile per una corretta valutazione, garantendo che anche questi beni immateriali possano essere adeguatamente periziati, garantendone, quindi, l’adeguata valorizzazione, in caso di procedimenti di trasformazione aziendale o accesso a opportunità economiche, e la miglior difesa, in caso di contenzioso.
I legali di RUP Legal & Consulting possono assistere come periti in qualsiasi ambito, per qualsiasi scopo, e con riferimento a tutti gli asset immateriali che non hanno un perito tecnico di riferimento.
