La perizia giurata in ambito IP
- Il valore della perizia giurata
- Per ogni asset il suo perito tecnico
- Il modello tradizionale: l’esperto tecnico per l'IP "tecnica"
- Gli asset "orfani": quando la valutazione è giuridica
- L'avvocato IP come perito di sintesi
- Conclusioni
1. Il valore della perizia giurata
Nel contesto della proprietà intellettuale (IP), la valutazione degli asset assume un'importanza cruciale in molti ambiti.
Che si tratti di una operazione straordinaria nella vita di una azienda, come un’operazione di M&A, della partecipazione a una procedura di assegnazione, ad esempio di un appalto o di fondi pubblici, o della definizione (stragiudiziale o giudiziale) di un contenzioso, una valutazione precisa e verificata del valore di uno o più asset immateriali è spesso ciò che fa la differenza fra il successo e il fallimento.
In questi scenari, la perizia giurata costituisce lo strumento fondamentale per la realizzazione di questa valutazione e, soprattutto, per fornire a questa il necessario grado di autorevolezza.
Una perizia giurata, quindi, diventa lo strumento necessario per raggiungere l’obiettivo che l’azienda si è posta, e realizzare il relativo guadagno, o per risolvere un problema, ed evitare il relativo danno.
2. Per ogni asset il suo perito tecnico
Tuttavia, la natura eterogenea dei diritti di proprietà intellettuale pone una questione fondamentale: chi è il professionista più qualificato per redigere una perizia su un determinato asset? Se per alcune categorie di beni IP la risposta è immediata, per altre emerge una "zona grigia" in cui l'individuazione di una figura professionale di riferimento non è scontata.
3. Il modello tradizionale: l’esperto tecnico per l'IP "tecnica"
Per una vasta categoria di diritti di proprietà industriale, l'identificazione del perito è relativamente semplice. Si tratta di asset la cui valutazione richiede competenze prettamente tecniche o scientifiche.
L'esempio più immediato è quello del brevetto per invenzione industriale, dove il tecnico di riferimento è l’ingegnere, possibilmente anche mandatario brevettuale, la cui formazione copre il campo della tecnica in cui ricade l’invenzione oggetto di brevetto.
Lo stesso ragionamento può essere fatto per altri diritti di proprietà industriale. Come i marchi, il cui tecnico di riferimento è il mandatario marchi.
Questo approccio ricalca quello più ampio per cui il tecnico peritale deputato a una specifica materia è il professionista che opera in quella materia, ad esempio l’architetto per una perizia architettonica, all’interno di un quadro di competenze tecniche consolidato.
4. Gli asset "orfani": quando la valutazione è giuridica
Non tutti gli asset di proprietà intellettuale, tuttavia, si prestano a una valutazione puramente tecnica né possono contare sull’esistenza di chiari esperti del settore.
Esistono numerose creazioni dell'ingegno e segni distintivi la cui proteggibilità e il cui valore discendono da valutazioni più giuridiche che tecniche e/o per le quali non è possibile individuare un tecnico di riferimento.
Si pensi al caso di asset anche molto tecnici ma il cui valore discende da considerazioni prevalentemente giuridiche, come il know how, un database o un marchio di fatto.
Si pensi, anche, al caso di asset che non hanno immediati tecnici di riferimento, come una sceneggiatura televisiva, un format o un layout.
L’approccio del perito chiamato a valutare questi asset è un approccio in primo luogo legale, che indaghi il grado di protezione legale cui l’asset può accedere in ragione delle sue caratteristiche, e solo in secondo luoco tecnico-economico.
È perciò importante che il perito sia un tecnico che, prima di qualsiasi altra sua eventuale specializzazione, sappia muoversi all’interno delle norme e dell’interpretazione giurisprudenziale delle stesse.
Con riferimento a questi asset, quindi, il tecnico “esperto della materia” più vicino è il giurista.
5. L'avvocato IP come perito di sintesi
In queste "zone grigie", pertanto, l'avvocato specializzato in proprietà intellettuale emerge come il professionista più qualificato per redigere una perizia. La sua competenza non risiede in una specifica disciplina tecnica, ma nella capacità di analizzare un asset alla luce dei requisiti legali per la sua protezione e del suo posizionamento nel mercato.
Difatti, quando la qualificazione di un bene come "opera dell'ingegno" o la sussistenza dei requisiti di proteggibilità costituisce l'antecedente logico-giuridico di una pretesa, l'analisi richiesta è intrinsecamente legale e l'avvocato esperto di IP possiede la "diligenza qualificata" necessaria per navigare l'intersezione tra i fatti (le caratteristiche dell'asset) e il diritto (le condizioni per la sua tutela).
L'avvocato può quindi, ad esempio, valutare la forza di un marchio non registrato analizzando le prove d'uso, la percezione del pubblico e il rischio di confusione; può determinare l'originalità di una sceneggiatura confrontandola con opere anteriori e applicando i criteri elaborati dalla giurisprudenza; può definire il perimetro di un segreto commerciale e la sua violazione.
6. Conclusioni
In conclusione, se è vero che per gli asset a forte connotazione tecnologica il perito tecnico è insostituibile, è altrettanto vero che il panorama della proprietà intellettuale è popolato da beni "orfani" di una figura peritale tecnica di riferimento.
Per questi asset, la cui esistenza e valore sono definiti da parametri soprattutto legali, l'avvocato esperto di IP non è solo una scelta possibile, ma la più logica e appropriata.
Agendo come perito, egli fornisce quella sintesi tra analisi fattuale e interpretazione giuridica indispensabile per una corretta valutazione, garantendo che anche questi beni immateriali possano essere adeguatamente periziati, garantendone, quindi, l’adeguata valorizzazione, in caso di procedimenti di trasformazione aziendale o accesso a opportunità economiche, e la miglior difesa, in caso di contenzioso.
I legali di RUP Legal & Consulting possono assistere come periti in qualsiasi ambito, per qualsiasi scopo, e con riferimento a tutti gli asset immateriali che non hanno un perito tecnico di riferimento.
Il contratto di franchising
- Cos’è il franchising
- Perché e per chi funziona
- Aspetti legali
- Le tutele
- Conclusioni
- Cos’è il franchising
Il franchising è un modello di business con il quale facciamo quotidianamente esperienza, anche se non sempre ce ne accorgiamo. Si tratta dello scheletro di pressoché tutte le catene di negozi monomarca, ristoranti e agenzie con cui abbiamo a che fare, ed è grazie a questo modello se quando entriamo, ad esempio, in un McDonald’s abbiamo la stessa esperienza che avremmo in qualsiasi altro McDonald’s, dall’arredamento alla qualità del cibo, passando per le modalità del servizio.
Tolto un quarto dei suoi innumerevoli ristoranti, che McDonald’s gestisce direttamente, tutti gli altri vengono gestiti da altre società che non hanno alcun legame societario con la McDonald’s Corporation. Ognuna di queste società, dette franchisee, si impegna a gestire il proprio ristorante McDonald’s seguendo le indicazioni e adeguandosi alla politica commerciale di McDonald’s Corporation, ma restano direttamente responsabile del suo andamento.
Se il ristorante del franchisee va male, sarà questi a dover ripianare le perdite, non la McDonald’s Corporation. Così come sarà il franchisee a dover gestire i rapporti coi dipendenti, assicurare gli adempimenti alle leggi sul lavoro e la sanità ecc.
Dal suo lato, il vantaggio per il franchisee è che non si sta assumendo il rischio di impresa legato al lancio e alla gestione di un ristorante di propria concezione, con un marchio da lanciare e affermare, ma alla gestione di un ristorante che gode già di un marchio affermato, potendo contare sul know-how del franchisor, sulle sue tecnologie e le sue reti di approvvigionamento. Tutti elementi che, se dovesse creare da zero, richiederebbero anni di lavoro, sperimentazioni e false partenze.
- Perché e per chi funziona
Il franchising trova il suo senso di esistere in questo scambio reciprocamente vantaggioso fra franchisor e franchisee. Il franchisor può usare il franchising per creare nuovi punti vendita senza doverne assumere la gestione diretta mentre il franchisee può usare il franchising per poter avviare una attività commerciale che, in verità, è come se nascesse “già avviata” grazie a tutto il lavoro fatto dal franchisor.
Si tratta di un modello che funziona per i soggetti che, avendo un marchio e modello di business forti, vogliono espandere la propria attività senza però dover espandere di pari passo la propria organizzazione aziendale. Il franchising permette di ottenere lo stesso raggio di azione di una grande società, conservando però la flessibilità di una società più snella. Consente anche di concentrare e indirizzare la propria espansione solo sugli aspetti che più interessano, raggiungendo magari dimensioni societari e aziendali imponenti ma scevre di quelle necessità di gestione (ad esempio dei locali, delle vendite, del personale ecc.) dalle quali non ci si vuole far appesantire.
Funziona anche per quei soggetti che vogliono avviare una attività commerciale ma, non avendo interesse a sviluppare un proprio marchio, con il franchising possono approfittare dell’“avviamento” di una azienda più grande, riducendo i tempi prima che l’attività diventi profittevole, del suo know-how e delle sue pratiche interne, semplificando così la gestione dei prodotti o dei servizi offerti.
Il franchising ha anche degli aspetti negativi che, però, per chi vi ricorre non sopravanzano i vantaggi. Sia il franchisor che in franchisee corrono il rischio che l’eventuale condotta deteriore dell’altro soggetto del rapporto si ripercuota sulla propria reputazione e la propria attività.
Se il franchisee, per esempio, dovesse trattare male i clienti il danno reputazionale colpirebbe il marchio del franchisor, anche se formalmente sono due soggetti separati o se il franchisor, per fare un altro esempio, dovesse fare qualcosa che danneggi la reputazione del proprio marchio sarebbe il franchisee a sopportare direttamente le ricadute commerciali della perdita di reputazione.
Un altro aspetto da considerare, per il franchisee, è che gestire una attività in franchising vuol dire non avere la piena libertà sulle proprie scelte commerciali che restano vincolate dagli obblighi assunti nei confronti del franchisor.
Tuttavia, come detto, si tratta di aspetti che per chi decide di avviare o aderire a un franchising non superano gli aspetti positivi di questo modello di business.
- Aspetti legali
Il franchising in Italia è regolato dalla Legge n. 129/2004, che chiama questo rapporto “affiliazione commerciale” e ne dà la seguente definizione: “il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.
La definizione da sola contiene gli elementi essenziali del contratto di franchising. Si è di fronte a un rapporto di franchising quando il soggetto che assume la posizione di franchisor (indicato nella legge come “affiliante”) non si limita a inserire l’altro soggetto in una rete di vendita dei propri prodotti o servizi (cosa che farebbe di questo soggetto un distributore), ma gli fornisce assistenza o consulenza tecnica e commerciale e gli mette a disposizione i propri asset di proprietà intellettuale: brevetti, marchi e segni distintivi, copyright e know-how.
In cambio, il franchisor ha titolo a ricevere dal franchisee (l’“affiliato”) un corrispettivo economico che si compone di una somma iniziale, quale diritto di ingresso nella rete del franchisor, e di una somma ricorrente, in misura fissa o in percentuale sul giro d’affari del franchisor, definita royalties e che serve a remunerare l’assistenza fornita dal franchisor e l’impiego delle sue proprietà intellettuali da parte del franchisee.
Definiti gli elementi essenziali, è bene sapere che un contratto di franchising è lo strumento principale per regolare nel dettaglio come il rapporto fra franchisor e franchisee si svilupperà nella pratica quotidiana. Per questo è solitamente molto particolareggiato, con gli obblighi reciproci di franchisor e franchisee che vengono dettagli in modo puntuale e con diverse previsioni su come eventualmente modificare il rapporto in risposta ai riscontri commerciali del franchisee.
- Le tutele
Nel rapporto di franchising il franchisee è chiaramente il soggetto debole. La sua libertà commerciale è limitata dal dover promuovere i prodotti e servizi del franchisor e dal seguirne le indicazioni. Il successo stesso dell’attività del franchisee è molto dipendente dalla forza del marchio e dell’organizzazione del franchisor, al punto che, se questo dovesse ritirarsi dal contratto, o chiudere la propria attività, il franchisee rischia seriamente di perdere la propria attività.
Per questo motivo la legge che regola il rapporto di affiliazione prevede delle precise tutele a favore del franchisee (il c.d. affiliato). Si tratta, prima e soprattutto, di tutele di carattere informativo.
Il franchisor (il c.d. affiliante), è obbligato a fornire al franchisee tutte le informazioni sulla propria attività, sui propri asset di proprietà intellettuale, sulla propria rete commerciale, sull’andamento di questa e dei propri affari nei tre anni precedenti, eventuali cause a carico ecc.
Il franchisor deve, inoltre, esporre chiaramente tutti i costi che il franchisee si troverà a sostenere per l’avvio dell’attività e per la remunerazione al franchisor, indicare le condizioni contrattuali, indicare le specifiche del know-how e le caratteristiche della assistenza offerte al franchisee.
Deve, infine, indicare l’ambito dell’eventuale esclusiva offerta al franchisee e le modalità dell’eventuale riconoscimento del know-how che il franchisee potrebbe apportare all’attività del franchisor.
Al franchisee, insomma, devono essere fornite tutte le informazioni che gli permettano di effettuare una scelta consapevole riguardo all’affiliarsi o meno al franchisor.
Oltre a queste tutele di carattere informativo, il franchisee riceve dalla legge una tutela materiale consistente nel fatto che il contratto di franchising non può avere una durata inferiore al tempo necessario al franchisee per ammortamento del proprio investimento e, comunque, non inferiore ai tre anni.
- Conclusioni
Il franchising è, quindi, un modello di business che richiede al franchisee di rinunciare a parte della propria libertà di iniziativa e gli impedisce di creare e sviluppare un proprio brand ma, al tempo stesso, gli assicura la forza dell’avviamento del franchisor con grandi risparmi in termini di lavoro e di tempo necessari per ritrovarsi a gestire una attività florida.
Inoltre, in ragione della sua posizione di inferiorità rispetto al franchisor, la legge tutela il franchisee affinché non venga ingannato da offerte di affiliazione poco chiare e poco convenienti, e abbia il tempo di recuperare quanto meno il proprio investimento.
Per il franchisor, invece, il franchising è un buon modello di business per perseguire l’espansione della propria attività commerciale senza doversi fare carico di tutti gli aspetti materiali e organizzativi della stessa, conservando la flessibilità necessaria per modificare la propria attività se necessario. Si tratta, inoltre, di un modello scalabile che può attrarre sia chi volesse estendere la propria attività a un territorio ristretto sia chi volesse perseguire una espansione internazionale.
Poiché si tratta di un modello di business che richiede di mettere con comune, fra franchisor e franchisee, conoscenze, rete di fornitori e clienti, know-how e altri asset di proprietà industriale e intellettuale, è necessario che chi voglia creare un franchising (o voglia aderire a un franchising esistente) si affidi a legali che non si limitino ad avere conoscenze in ambito di diritto commerciale ma possano anche assistere nella individuazione e nella gestione degli asset che si intendere integrare nel franchising, come i legali di RUP Legal & Consulting.
